Unngå søl med intellektuell kapital

For kunnskapsbaserte bedrifter er det spesielt viktig å verne om det de sitter inne med av opphavrettslige rettigheter og verdier ("intellectual property"). Mange slike bedrifter har internasjonale ambisjoner og ikke få går på et tidlig stadium med planer eller drømmer om å innta det amerikanske markedet eller har kanskje til hensikt å finne samarbeidspartnere i USA. For dem er det viktig å legge opp en strategi på et tidlig stadium som sikrer bedriftens kunnskapsbaserte verdier og goodwill i USA.

Uheldigvis hersker det atskillig forvirring blant bedrifter og forretningsfolk (og deres advokater) med hensyn til hvordan en utenlandsk innehaver av ånds- og opphavsrettslige rettigheter og verdier best kan beskytte og utnytte slike rettigheter og verdier i USA.

Forvirringen kan lett få alvorlige forretningsmessige konsekvenser for bedriften i og med den tildels dominerende rolle USA spiller innefor mange sektorer av kunnskapsbasert industri. Verdien av å beskytte oppfinnelser, ideer og goodwill i jurisdiksjoner utenfor USA kan bli nokså illusorisk dersom det ikke lar seg gjøre å oppnå tilsvarende beskyttelse i USA.

Det er spesielt patenter og varemerker som skaper problemer. Mange har for eksempel svært urealistiske forestillinger om beskyttelsen de oppnår ved å søke om et "verdenspatent" i henhold til internasjonale patentkonvensjoner. Det er likeledes lite kjent at amerikansk lovgivning og rettspraksis inneholder langt mer stringente og omfattende regler om beskyttelse av "forretningshemmeligheter ("trade secrets") enn hva tilfellet er i de fleste andre land. I USA er derfor ikke sjelden av vesentlig større økonomisk verdi for en bedrift å bevare en oppfinnelse som en "trade secret" enn å få innvilget et patent på oppfinnelsen.

Verdien som "trade secret" går uunngåelig tapt ved patentering -- en patentert oppfinnelse nyter naturlig nok ikke lenger beskyttelse som forretningshemmelighet. Valget mellom patentbeskyttelse og "trade secret"-beskyttelse kan dermed bli både viktig og vanskelig i USA.

Det amerikanske systemet for beskyttelse av varemerker skiller seg også ganske radikalt fra det man finner både i Norge og i de fleste andre land utenfor USA. I USA etableres enerett til varemerker primært ved bruk, ikke ved registrering. Utenlandske bedrifter med verdifulle varemerker vil lett kunne oppleve til sin forskrekkelse at de er avskåret fra å bruke varemerkene i USA, til tross for at varemerkene er blitt registrert etter alle kunstens regler både i henhold til deres egen lovgivning og i henhold til det som foreligger av internasjonale traktater og avtaler på området.
Les også:
Ta heller advokatutgiftene på forhånd
Slutt på lovløse tilstander i amerikanske domenenavn
Når det juridiske systemet stimulerer til grådighet
Microsoft-saken har minimal juridisk gehalt
Ære og anseelse fritt vilt på nettet
Når patentet klikker...
Microsoft i trekantdrama
Næringsrike men ufordøyelige småkaker
Åtselgribbene samles over Microsoft
Lær patentknepene av amerikanerne
Antitrustsaken mot Microsoft - en studie i spilt møye
Har du blikket rettet mot Silicon Valley? Sjekk ut digi.no JUS§
Nordiske bedrifter som tar sikte på det amerikanske markedet eller som ser for seg et fremtidig samarbeid med amerikanske samarbeidspartnere bør derfor i størst mulig utstrekning på forhånd ta amerikansk lov og praksis i betraktning når de velger strategi for forretningsmessig utnyttelse av goodwill og kunnskapsbaserte verdier. For eksempel bør man allerede før man tar ut patent på en oppfinnelse i et land utenfor USA vurdere om ikke verdien av oppfinnelsens beskyttelse som foretningshemmelighet i USA er større enn verdien av patentbeskyttelse utenfor USA.


Tenker man på å søke om patent i et land hvor ikke bare et innvilget patent men allerede patensøknaden gjøres offentlig tilgjengelig, bør vurderingen foretas allerede før patentsøknaden innleveres, siden enhver offentliggjørelse hvor som helst i verden vil tilintetgjøre den beskyttelse oppfinnelsen ellers ville ha nytt godt av som forretningshemmelighet i USA.

For den som allerede har fått utstedt patent på en oppfinnelse utenfor USA, er det for sent å dra nytte av den amerikanske lovgivningen om beskyttelse av forretningshemmeligheter. Tvertimot må man i slike tilfelle innlevere en patentsøknad til amerikanske patentmyndigheter innefor nokså strenge tidsfrister. Oversitter man fristen, mister oppfinnelsen enhver opphavsrettslig beskyttelse i USA - det vil med andre ord stå enhver fritt å nyttigjøre seg den der.

Dersom innehaveren av en oppfinnelse allikevel kommer til at amerikansk patentbeskyttelse vil være av større verdi enn oppfinnelsens beskyttelse som "trade secret" i USA, bør han ikke uten videre la seg stoppe av at oppfinnelsen ikke er patenterbar i hans hjemland. I visse henseender er amerikansk praksis når det gjelder å innvilge patenter atskillig mer liberal enn den tilsvarende praksis i andre land. Til eksempel er programvare og forretningsidéer patenterbare i USA i atskillig større grad enn i de fleste andre land.

Når det gjelder varemerker er det like viktig å holde tungen rett i munnen. En nordisk bedrift med et etablert varemerke er avskåret fra å bruke det samme varemerket i USA dersom bruken ville stride mot et liknende varemerke som allerede er i bruk i USA. Det gjelder hva enten det konkurrerende varemerket er registrert i USA eller ikke - bruken er det primære, ikke registreringen.

En norsk bedrift som søker om registrering av sitt varemerke i Norge kan riktignok, innenfor stramme tidsfrister, søke amerikanske myndigheter om å få det samme merket registrert i USA. Men virkningen av en slik søknad er kun å gi bedriften prioritet for bruk av varemerket i USA fra innleveringsdatoen for den norske søknaden, og det bare dersom søknaden blir innvilget og den norske bedriften i tillegg faktisk tar varemerket i bruk i USA innen rimelig tid. Søknaden vil imidlertid ikke ha noen virkning overfor en bedrift som hadde tatt varemerket i bruk i USA før den norske søknaden ble innlevert.

En nordisk bedrift som gjerne vil ha et varemerke som kan brukes globalt - altså også i USA - bør derfor forvisse seg på forhånd om at varemerket faktisk er tilgjengelig i USA. Det kan bare gjøres gjennom en grundig undersøkelse av den aktuelle bruken av det samme eller liknende varemerker i USA. Undersøkelsen kan ikke begrenses til offentlige amerikanske varemerkeregistre, men må også omfatte uregisterte varemerker. Undersøkelsen kan derfor bli temmelig kostbar.

Amerikanske domenenavn reiser beslektede spørsmål. Selv om et varemerke er tilgjengelig for bruk i USA kan beslektede domenenavn være okkupert av andre. Dersom det er av betyding for en bedrift både å kunne bruke sitt eksisterende varemerke i USA og å kunne benytte det beslektede domenenavnet, bør bedriften på forhånd sikre seg at domenenavnet er tilgjengelig. Kanskje kan okkupanten av domenenavnet overtales til å overdra det for en rimelig penge. Hvis ikke, og dersom man kan påvise at domenet ble okkupert uten skjellig grunn, kan man nå relativt enkelt få amerikanske domstolers bistand til å fordrive okkupanten.

Til toppen